《商标审查审理指南》重点问题一问一答

——不以使用为目的的恶意商标注册申请的审查审理

         为便利社会公众和商标从业人员更好地理解《商标审查审理指南》（下称《指南》），回应社会关切，国家知识产权局商标局特就《指南》制定过程中重点问题整理了一问一答。

《指南》下编第二章为“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的审查审理，该章为适应《商标法》第四次修改新增的内容，在《指南》制定过程中受到国内外各方的高度关注，现就相关问题解读如下：

1.问：增加“不以使用为目的的恶意商标注册申请”审查审理标准的背景？

答：为贯彻落实党中央、国务院决策部署，适应经济社会发展形势，加强知识产权保护，进一步优化营商环境，解决商标注册实践中出现的突出问题，更有效地遏制商标恶意注册，2019年4月23日第十三届全国人大常委会决定对《商标法》作出修改，在第四条第一款中增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定。

为落实《商标法》第四次修订，规范商标申请注册行为，国家市场监督管理总局2019年10月制定发布了《规范商标申请注册行为若干规定》（国家市场监督管理总局令第17号），对判断商标是否属于“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的考虑因素予以细化。

为适应《商标法》的修订完善，坚决打击不以使用为目的的恶意商标注册申请，商标局总结新《商标法》颁布实施近两年来的审查审理实践经验，在广泛征求各界意见基础上，制定本章，明确“不以使用为目的的恶意商标注册申请”审查审理的标准。

2.问：本章的起草思路是什么？

答：本章在起草时遵循以下几点思路：

一是配合《商标法》最新修改，明确“不以使用为目的的恶意商标注册”的释义、适用要件、考虑因素和适用情形，并嵌入典型案例，增强指引性和说理性。

二是统一商标审查、异议、评审等审查审理实践，明确审查及审理各环节适用的考虑因素，实现标准适用一致性和个案原则的有机统一。

三是总结商标审查审理实践经验，反映、巩固、确认和发展商标注册审查审理最新工作成果。

3.问：“不以使用为目的的恶意商标注册”和“傍名牌”“蹭热点”等恶意注册行为有什么区别，如何判断“不以使用为目的”和“恶意”？

答：我国《商标法》法律条文中，没有关于“恶意”的定义，打击商标恶意注册相关规定散见在《商标法》第四条、第七条、第十五条、第十九条、第三十二条、第四十四条等多个条款中。一般认为，商标恶意注册行为按照所侵犯利益划分，大致可以分为两种类型：一类是商标恶意抢注行为，即“傍名牌”“蹭热点”以及抢注公众人物姓名等以损害或者攀附他人商誉、民事权利与合法权益为核心特征的商标注册申请行为；另一类是“不以使用为目的的恶意商标注册申请”行为，即“批量申请”“圈占资源”等以扰乱或冲击商标注册与管理秩序为核心特征的商标注册申请行为。

两种类型的商标恶意注册行为既有区分，也有关联。《指南》明确《商标法》第四条第一款中的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”是指“申请人并非基于生产经营活动的需要，而提交大量商标注册申请，缺乏真实使用意图，不正当占用商标资源，扰乱商标注册秩序的行为”。“不以使用为目的的恶意”中的“恶意”是指不以使用为目的大量申请商标和意欲借此牟利的意图，与“恶意抢注”中的“恶意”并不相同。“傍名牌”“蹭热点”等商标恶意抢注行为，如仅损害特定主体的民事利益不涉及损害公共利益的，应适用相对理由条款予以规制，不属于“不以使用为目的的恶意商标注册申请”规制情形。当然，如果恶意抢注商标数量较大，不正当占用商标资源，扰乱商标注册秩序的，则应同时适用《商标法》第四条第一款予以规制。

所谓 “不以使用为目的”申请商标注册的行为是指申请人在申请注册商标的时候，既无实际使用商标的目的，也无准备使用商标的行为，或者依据合理推断，无实际使用商标可能性。《商标法》第四条立法目的在于遏制不正当占用商标资源和扰乱商标注册秩序的商标囤积等恶意申请行为，其不以使用为目的大量申请商标和意欲借此牟利的意图，即属于此条款予以规制的不以使用为目的的“恶意”。

4.问：提交商标注册申请需要提交使用证据吗？如何理解本章中列举的不适用《商标法》第四条的两种例外情形？

答：依据《商标法》的有关规定，我国商标专用权采取注册取得原则，不以使用为前提。提交商标注册申请一般并不要求提交商标使用证据或者说明使用意图。

《商标法》第四条第一款的立法意图在于规制“不以使用为目的”的恶意申请、囤积注册等行为和增强注册申请人的使用义务。《指南》明确“申请人基于防御目的申请与其注册商标标识相同或近似的商标”“申请人为具有现实预期的未来业务，预先适量申请商标”两种情形不适用《商标法》第四条。所谓“基于防御目的申请与其注册商标标识相同或近似的商标”，主要指商标注册人在其主营业务以外的商品或者服务上申请注册与其核心品牌相同或者近似的商标，以防止他人攀附或者污损其在主营业务、核心品牌上已经形成的商誉。所谓“为具有现实预期的未来业务，预先适量申请商标”，主要考虑到实际商业活动中，相关商品或者服务从商业策划到实际宣传、推广、投入市场存在一定的时间差，部分市场主体有提前布局商标注册、预防可能的商标抢注或者规避侵犯在先权益的需求，故允许申请人适量申请相关商标。

在此尤其需要强调的是，虽然《指南》对上述两种行为给予了一定程度的认定，但这一认可是有限度的，无论哪种情形申请商标都必须适量。超出合理且必要限度地大量申请无真实使用意图商标的过度防御、过度储备行为，尽管不以转让牟利为目的，但同样占用了大量商标和行政资源，也属于扰乱商标注册秩序的行为，依然可以依法认定属于“不以使用为目的的恶意商标注册”。

5.问：“不以使用为目的的恶意商标注册”包括哪些情形？为什么规定有的情形主要适用于异议与评审程序？

答：《指南》明确了十种情形属于“不以使用为目的的恶意商标注册”，包括：

（1）商标注册申请数量巨大，明显超出正常经营活动需求，缺乏真实使用意图，扰乱商标注册秩序的；

（2）大量复制、摹仿、抄袭多个主体在先具有一定知名度或者较强显著性的商标，扰乱商标注册秩序的；

（3）对同一主体具有一定知名度或者较强显著性的特定商标反复申请注册，扰乱商标注册秩序的；

（4）大量申请注册与他人企业字号、企业名称简称、电商名称、域名，有一定影响的商品名称、包装、装潢，他人知名并已产生识别性的广告语、外观设计等商业标识相同或者近似标志的；

（5）大量申请注册与知名人物姓名、知名作品或者角色名称、他人知名并已产生识别性的美术作品等公共文化资源相同或者近似标志的；

（6）大量申请注册与行政区划名称、山川名称、景点名称、建筑物名称等相同或者近似标志的；

（7）大量申请注册指定商品或服务上的通用名称、行业术语、直接表示商品或服务的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量等缺乏显著性的标志的；

（8）大量提交商标注册申请，并大量转让商标，且受让人较为分散，扰乱商标注册秩序的；

（9）申请人有以牟取不当利益为目的，大量售卖，向商标在先使用人或者他人强迫商业合作、索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为的；

（10）其他可以认定为有恶意的申请商标注册行为的情形。

上述情形中所指的“数量巨大”“大量”需要结合申请人情况、所申请商标情况等因素进行综合判断。

情形（3）反复申请注册的行为如属于《商标法》其他条款规制的恶意注册情形的，应适用其他条款。其余情形如果同时违背了《商标法》其他条款的，应当一并适用其他条款。

《指南》规定，（3）、（9）两类情形主要适用于商标异议与评审程序，其主要考虑是：一方面，（3）、（9）两种情形一般需要结合在案实际证据进行判断，但商标注册审查通常是基于商标注册申请文件进行的主动、单方行为，没有举证、质证环节，异议和评审程序则可以给予被请求一方充分的申辩机会，并保障相关当事人的程序利益；另一方面，“主要适用于异议与评审程序”也并未完全排除上述两种情形在审查阶段适用，商标注册审查环节可以根据在审查中发现的案件线索，予以综合考虑。（国家知识产权局）